Ferrari y la batalla por “TESTAROSSA”
El Tribunal General de la Unión Europea acaba de emitir dos sentencias (T-1103/23 y T-1104/23) que marcan un precedente importante en materia de propiedad industrial. El caso gira en torno a la icónica marca TESTAROSSA, registrada por Ferrari S.p.A. desde 2007 (en productos comprendidos en la clase 12 y 28 del Arreglo de Niza, respectivamente), y a las solicitudes de nulidad presentadas ante la EUIPO, que alegaban la falta de uso efectivo de la marca durante más de cinco años.
Cabe mencionar, que la EUIPO había declarado caducados los derechos de Ferrari sobre TESTAROSSA para automóviles, accesorios y modelos en miniatura, considerando que no existía uso comercial suficiente entre 2010 y 2015. Ferrari apeló, y el Tribunal General le dio la razón.
Ahora bien, a continuación detallo los puntos que considero “claves” de la decisión:
- El Tribunal reconoció que la reventa de autos usados a través de concesionarios autorizados también constituye “uso efectivo” de la marca, siempre que exista consentimiento (explícito o tácito) del titular.
- Ferrari demostró que distribuidores autorizados usaban la marca en estos productos, reforzando su autenticidad y origen.
- El Tribunal precisó que un tercero puede usar la marca para indicar que el juguete es una reproducción fiel del auto real, pero si incluye frases como “producto oficial con licencia”, debe existir consentimiento del titular. Ferrari probó que este consentimiento existió.
Desde mi óptica, estas decisiones constituyen un precedente de gran envergadura, porque reafirman que el “uso efectivo” de una marca no se limita a la venta directa de nuevos productos. Asimismo, puede considerarse para ese tipo de casos, que la certificación de autenticidad y los acuerdos de distribución, contribuyen a garantizar la función esencial de la marca: identificar el origen empresarial.
Para las empresas que gestionan activos intangibles, la lección es clara: una marca vive en la medida en que se demuestra su uso constante y estratégico en el mercado.
